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大成律所李海霞知识产权团队?金融与资本市场部朋友圈计划第一站:注册商标法律风险如何防控

返回列表 浏览:- 发布日期:2017-03-25 17:23:54【
111111 大成律所李海霞知识产权团队金融与资本市场部致力于全方位的资本市场法律服务,包括IPO、并购重组、私募股权投融资、上市公司再融资、战略投资及风险投资、?各类债券的发行等领域,执业多年以来服务了众多境内外上市公司、新三板公司等。大成朋友圈计划是本部门旨在加强与客户交流和沟通的一项带有公益性质的活动。我们将陆续邀请大成在法律、经济、金融领域的专家朋友们,向我们的客户分享各个领域的经验和结晶,充分发挥大成在各领域法律服务的外溢效应。
   
大成朋友圈第一站于2017324日下午举行,大成深圳办公室知识产权部的李海霞律师、争议解决部的朱兰春律师,以主题沙龙的形式,为三十余家公司客户,围绕注册商标的法律风险防控及维权方式的选择商标案件的诉讼思维为主题分别进行了分享。

以下为本次沙龙的要点回顾: 来自李海霞律师的分享:注册商标的法律风险防控及维权方式的选择

5d0536dbe2c14503b5a9696f71306ecd 李律师从其长期专注的知识产权领域及执业经验出发,选取了“注册商标的风险种类”、“注册商标的法律风险防控”、“商标维权方式的选择”三项层层递进的版块,结合法律条文与实际案例,简明而生动地向与会人士介绍了注册商标的风险及其应对。   (一)注册商标的风险种类   1经营风险 企业的不当经营可能会导致企业商标的价值缺失或无法使用等后果,如:三鹿奶粉的商标因不良经营事件导致商标失去价值;王老吉凉茶因商标授权使用期限届满而导致不能继续使用。
2品牌风险 (1)  自身商标使用行为导致的风险 不当标注 包括不醒目、不突出的包装、广告、展会、代言等,会降低商标的识别度,损害品牌形象;商标标识不规范,大小、比例、字体、颜色等标识元素不统一等两种情形。依据《商标法》第24条之规定,自行改变商标的结构、颜色等,需要重新注册,否则存在被撤销的风险。 不当冠名 以商标来冠名道路、桥梁、大厦、车站、机场等,会使品牌沦为公共资源,识别效用降低。  不当延伸 将注册商标适用的产品类别延伸过广,可能会模糊品牌定位,对商标使用的产品的档次产生影响,削弱品牌个性,甚或引发消费者的心理抵触,如将“霸王”商标用于饮料类别。  2)他人使用商标行为导致的风险 他人使用商标行为导致的风险主要包括以下几种常见情形:加盟商、经销商将注册商标作为企业名称登记;非经授权的主体擅自将注册商标作为门店招牌;不同主体的近似商标共存;注册商标与其他主体的字号共存;其他主体对注册商标进行的品牌丑化;其他主体将注册商标设为搜索关键词。   3法律风险 1)商标的无效宣告 指违反《商标法》的禁止性规定,损害了其他民事主体在先权利,以致于注册商标被依法宣告无效。常见的在先权利包括:外观设计专利权、著作权、企业名称、肖像权、姓名权。 2)连续三年不使用招致的商标撤销 出现这一情形常见的原因在于:不知被人提出撤销;没有使用的证据;证明存在使用行为的证据不规范;确实没有使用(《商标法》第48条,本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为)。 3)商标侵权 常见的侵权类型主要包括:对他人注册商标的拆分使用、超越注册商标范围予以使用(在未注册的商品类别上使用)、对驰名商标进行复制、摹仿、翻译以致于发生混淆或误导公众。 4)商标淡化 即注册商标逐渐成为其核定使用的产品之通用名称的,存在逐渐淡化以致于被撤销的风险。 5)不当使用和不当标注 依据《商标法》第52条,以未注册商标冒充注册商标使用,或违反不得作为商标使用的负面清单,均属不当使用,存在招致行政处罚的风险;依据《商标法》第53条,即使被认定为驰名商标,亦不得在对外宣传或商标使用上直接使用“驰名商标”的字样,否则即属不当标注,存在招致行政处罚的风险。
(二)注册商标的法律风险防控 1风险预见与评估 存在如下要点:企业商标的数量、商标体系如何安排、每件商标的作用、商标的命名和设计来源、商标注册的商品情况。 2商标使用情况评估 包括商标标识情况、产品包装使用商标情况、商业文书使用商标情况、票据使用商标情况、商标的广告情况、商标的荣誉情况(荣誉主体与商标权人是否不符)、商标许可使用情况、促销品、赠品、周边产品使用商标情况。 3商标使用合同的评估 包括但不限于如下合同种类:商标设计合同,商标、包装印制合同,广告合同,品牌赞助合同,经销合同,特许经营合同,商标使用许可合同,商标受让合同,商标授权书。 4对手的发现 存在四个维度的考量:是否存在权利冲突、是否存在商标注册的漏洞、是否存在对他人使用商标造成障碍、是否存在近似商标。 5商标的使用规范 应按照商标的主次制定相应的规范,规范内容主要包括:商标标识标准化;在产品、产品包装、说明书等上的使用位置;商标组合使用的方式;注册符号的使用和使用位置;商标说明和商标注脚的内容和使用方式。 6商标风险管理规范 包括各类合同中涉及商标内容的条款规范、合同审查制度、商标使用论证。 7商标监控 1)日常监控 利用商标局网站、百图商标网等作为主要工具进行监控。 2)目标监控:专项调查(以字号为例) 企业信息:企业所属行业、使用字号的时间、字号来源; 字号使用情况: 相关公众、媒体、官方对企业字号的呼叫情况; 行政处罚、诉讼信息中涉及字号的情况; 市场信息:市场调查报告、尽职调查。   (三)商标维权方式的选择 1刑事控告 在刑事控告中,主要针对的侵权对象是生产、制造、仓储及批发商。依据《商标法》第67条规定,实施下列三种侵权行为可能会被追究刑事责任:一是未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标;二是伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识;三是销售明知是假冒注册商标的商品。在商标侵权中,非法经营数额五万元以上或者违法所得三万元以上或者制造商标标识数量二万件以上的,均可达到立案要求,依据《刑法》第213214215条的规定,实施上述侵权行为情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制并处罚金,情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。 2行政投诉 除刑事控告外,商标侵权中被侵权人不仅可以针对侵权人进行刑事控告,还可以向行政部门进行行政投诉,受理该行政投诉的行政机关主要是市场监督管理局和中国海关。 《商标法》第60条规定,商标侵权纠纷中,商标注册人或者利害关系人既可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。但销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的(即来源合法的),由工商行政管理部门责令停止销售。 被侵权人也可就出口商的侵权行为向海关投诉。《知识产权海关保护条例》第12条规定了知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的,应当提交申请书及相关证明文件,并提供足以证明侵权事实明显存在的证据。包括(一)知识产权权利人的名称或者姓名、注册地或者国籍等;(二)知识产权的名称、内容及其相关信息;(三)侵权嫌疑货物收货人和发货人的名称;(四)侵权嫌疑货物名称、规格等;(五)侵权嫌疑货物可能进出境的口岸、时间、运输工具等。该条规定表明,可以向海关投诉的必须是经过备案的商标,未经备案的商标将不被保护。而经海关调查后认定侵犯知识产权的,由海关予以没收;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 3民事诉讼 商标侵权中,最常见的是被侵权人提起民事诉讼,要求侵权人对损失进行赔偿。主要针对《商标法》第57条规定的几种侵权行为:在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标;在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或在类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标容易导致混淆的;销售侵犯注册商标专用权的商标;伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的商品又投入市场的更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的; 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称使用误导公众的。 《商标法》第64条还特别规定了两个免责事由:一是注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。二是销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,且能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。

来自朱兰春律师的分享:商标案件中的诉讼思维
2cf9e126dc581f37dc4e7674f49ef8a8 朱律师长期专注于民商事争议解决领域,曾经办大量的商标纠纷案件,同时亦担任大成深圳办公室的风控管理委员会委员,正是基于此种诉讼与风控的双重背景,朱律师在本次沙龙分享中选取了“诉讼思维”作为切入点和关键点,向公司客户及其管理人员分享了对注册商标的风险控制和诉讼解决之道。   (一)执业经历的引入及反思 朱律师开篇即通过自己亲身代理的一个案件来介绍商标案件中应当具备什么样的诉讼思维。朱律师介绍,自己数年前曾接受广东一家民族企业的委托,就商标侵权纠纷起诉美国一家商业巨头公司,系争案件经过国家商标评审委员会的行政复议,北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审,均告败诉,败诉的具体原因固然有一部分在于证据方面的问题,但深层次的原因,则在于企业对商标案件的认知错误问题:对事先防控的忽略,对商标管理和保护的不够积极,对证明商标侵权事实的证据收集乏力。意图扭转这样的错误认知,则不仅仅限于对个案的纠错,而是对整个思维方式的纠错。   (二)商标案件需要怎样的诉讼思维能力 1归纳争议焦点、穿透案件本质 对于商标案件的处理,首要的一项诉讼思维能力在于能够准确地识别、判断系争案件的争议焦点、核心。在最短的时间内以最简明有效的方式点明争议的要害,解放法官的工作,从而在最短的时间内说服法官。当然,这样的能力绝非一日之功,需要有耐心的点滴积累和用心的思考,才能达到 2法律思维、法律推理及法律语言 商标案件,即意味在法律框架下对商标争议的解决和寻求救济,法律领域有其独到的语言,相应的,法律思维的展现、法律推理的应用、法律语言的表达,将成为和法官沟通的利器。 3技术问题程序化 商标纠纷及其案件的产生,本身即说明在实体问题上双方存在分歧,这样的分歧恐怕在短期内难以达成一致。但就商标案件的技术问题进行首要的考量,则可能会在最终的诉讼裁判中取得意想不到的效果。商标案件的处理,要诀不在于提出诉请的多寡,而在于对关键问题的精准把握,落实到技术问题上,则指向对主体、管辖、事实三要件的把握,如能在该等技术问题上争得先机,即使对方提出再充分的论证理由,我们在前提条件层面就可以对对方的诉请予以根本否认。归纳而言,即是:复杂的问题简单化,事实问题技术化,技术问题程序化。   最后,朱律师提出,对商标案件的把握,需要具备全局观,应时常研读最高院颁布的的知识产权相关案例,站在最高法院的高度,统揽全国法院的宽度,以构建对商标案件的系统认知。 171c4974fad377b871182787a483fe37 (图为两位演讲嘉宾与沙龙主持人余洁律师在会后合影留念)

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